Derechos Otorgados con el Registro de Propiedad Industrial

Una vez concedido el registro de propiedad industrial y expedido el certificado que convierte al solicitante como único y legítimo titular de la marca, se puede empezar a ejercer los derechos incorporados en el titulo, que es la resolución de concesión.

En efecto, el registro legítima para usar la marca según lo establecido en el acto administrativo de concesión, de acuerdo con su tenor literal, sin que sea admisible la variación de los elementos gráficos o denominativos o la inclusión de nuevos, de forma tal que alteren su distintividad. Así mismo, faculta para introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios identificados con la marca en el mercado.

Derecho al Uso Indirecto de la Marca en la Propiedad Industrial

El legítimo titular de una marca que tiene derecho al uso exclusivo de la misma, también podrá celebrar contratos en los que autoriza a un tercero (persona natural o jurídica) a utilizar la marca como si fuera el titular, dicha disposición al uso, se conoce y realiza en virtud del contrato de licencias de uso.

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Dentro de las modalidades del contrato de licencia de marca, se encuentran:

Licencia No Exclusiva

El titular del signo conserva el derecho de conceder, acorde con lo cual, como titular de una marca se podría simultáneamente, otorgar autorizaciones para el uso de la misma a diferentes personas, dentro del contexto de diferentes contratos.

Licencia de Exclusividad

El licenciante (titular) renuncia a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo y otorga la autorización de uso a un solo licenciatario.

La licencia de uso no es una transferencia del título de propiedad. El licenciatario no obtiene ningún derecho de propiedad sobre el registro marcario. El título de propiedad de los registros permanecerá siempre en cabeza del titular, por lo que, entre las limitaciones de una licencia están: la imposibilidad de vender, alterar, modificar, sub-licenciar, copiar, o utilizar los registros marcarios de cualquier manera con excepción de lo que ha sido autorizado específicamente por el titular.

Ahora bien, todo contrato que contenga una cláusula de licencia de marca debe ser inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que surta efectos frente a terceros (oponibilidad frente a terceros).

Bases y Condiciones Esenciales de los Contratos de Licencia de Uso en la Propiedad Industrial

En la elaboración de un buen contrato de licencia de uso se deben prevenir ciertas circunstancias que eviten posibles conflictos a futuro, siendo algunas de ellas:

  1. Verificar que las cláusulas estipuladas en el contrato no contravengan en ningún aspecto algún ordenamiento legal.
  2. Dejar perfectamente establecido “a quien pertenece que” y “que es lo que se le permite a la otra parte”.
  3. Vigencia del contrato.
  4. Precio y forma de pago.
  5. Confidencialidad. Es común que en este tipo de contratos, se estipule que el usuario deba certificar por escrito.

Derecho de Disposición en Propiedad Industrial

El titular del registro tiene el derecho de vender, transferir o ceder todas las prerrogativas derivadas por ser titular de un registro marcario a un tercero. Este tipo de trasferencias se hacen en virtud de un contrato suscrito entre las partes. Por lo tanto el objeto de este tipo de contratos es la enajenación de la titularidad del registro marcario y su correspondiente facultad de uso o explotación, recibiendo a cambio determinada remuneración. El derecho sobre la marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido mediante un contrato o derivado de la decisión en un proceso de sucesión.

Cuando el derecho de disposición se efectúa a través de un contrato, existen dos momentos en su celebración que deben ser considerados para determinar sus formalidades. El primer momento, en el que existirá el contrato en sí, produciendo efectos entre las partes, y, un segundo momento, en que se debe inscribir el contrato ante la Superintendencia de Industria y Comercio, requisito indispensable para que surta efectos frente a terceros.

Restricciones a la Cesión o Transferencia. El ejercicio de este derecho no es absoluto, ya que se encuentra limitado por el bienestar general. La División de Signos Distintivos, precisamente en protección del consumidor, puede negar la inscripción de la transferencia, sí considera que con la misma se podría generar riesgo de confusión en el mercado.

Derecho a Prohibir (Faceta Negativa). El Derecho a Prohibir dentro de la Propiedad Industrial, indica que el titular del registro se encuentra facultado para impedir que terceros usen la marca en ejercicio de las acciones legales pertinentes.

En términos generales el titular del registro puede impedir que terceros ejecuten o realicen los actos de reproducción, copia o transliteración de su signo registrado o en general, los siguientes actos:

  1. Aplicar el signo distintivo idéntico o semejante a productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.

2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.

3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar (riesgo de confusión).

5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoria.

6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoria, cuando ello causase dilución de la fuerza distintiva o del valor del signo. (Introducir en el comercio, importar, exportar, almacenar o transportar y emplear en publicidad, publicaciones o documentos comerciales).

Sin embargo, el simple uso por parte del tercero del signo idéntico o igual al registrado no es la única condición para dar origen al ejercicio del derecho de prohibir. Así, el titular de un registro, no puede prohibir que:

a. Un tercero utilice la marca, sin la autorización del titular, mientras se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, no induzca a confusión.
b. Utilización de nombre propio.
c. Se incluye también el caso de su domicilio o seudónimo.
d. Utilización de nombres geográficos.
e. Utilización de indicaciones genéricas o descriptivas.
f. Impedir que los titulares restrinjan indicaciones relativas a especie, calidad, cantidad destino, valor.
g. Lugar de origen o época de producción de productos.
h. Utilización para anunciar productos legítimamente marcados.
i. Publicidad comparativa, ofrecimiento en venta o indicación de existencia o disponibilidad.
j. Utilización para indicar la existencia de accesorios o piezas de recambio.
k. Necesidad de informar al consumidor sobre el destino específico de los productos.

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