Derechos Otorgados con el Registro de Propiedad Industrial

Una vez concedido el registro de propiedad industrial y expedido el certificado que convierte al solicitante como único y legítimo titular de la marca, se puede empezar a ejercer los derechos incorporados en el titulo, que es la resolución de concesión.

En efecto, el registro legítima para usar la marca según lo establecido en el acto administrativo de concesión, de acuerdo con su tenor literal, sin que sea admisible la variación de los elementos gráficos o denominativos o la inclusión de nuevos, de forma tal que alteren su distintividad. Así mismo, faculta para introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios identificados con la marca en el mercado.

Derecho al Uso Indirecto de la Marca en la Propiedad Industrial

El legítimo titular de una marca que tiene derecho al uso exclusivo de la misma, también podrá celebrar contratos en los que autoriza a un tercero (persona natural o jurídica) a utilizar la marca como si fuera el titular, dicha disposición al uso, se conoce y realiza en virtud del contrato de licencias de uso.

Dentro de las modalidades del contrato de licencia de marca, se encuentran:

Licencia No Exclusiva

El titular del signo conserva el derecho de conceder, acorde con lo cual, como titular de una marca se podría simultáneamente, otorgar autorizaciones para el uso de la misma a diferentes personas, dentro del contexto de diferentes contratos.

Licencia de Exclusividad

El licenciante (titular) renuncia a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo y otorga la autorización de uso a un solo licenciatario.

La licencia de uso no es una transferencia del título de propiedad. El licenciatario no obtiene ningún derecho de propiedad sobre el registro marcario. El título de propiedad de los registros permanecerá siempre en cabeza del titular, por lo que, entre las limitaciones de una licencia están: la imposibilidad de vender, alterar, modificar, sub-licenciar, copiar, o utilizar los registros marcarios de cualquier manera con excepción de lo que ha sido autorizado específicamente por el titular.

Ahora bien, todo contrato que contenga una cláusula de licencia de marca debe ser inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que surta efectos frente a terceros (oponibilidad frente a terceros).

Bases y Condiciones Esenciales de los Contratos de Licencia de Uso en la Propiedad Industrial

En la elaboración de un buen contrato de licencia de uso se deben prevenir ciertas circunstancias que eviten posibles conflictos a futuro, siendo algunas de ellas:

1. Verificar que las cláusulas estipuladas en el contrato no contravengan en ningún aspecto algún ordenamiento legal.
2. Dejar perfectamente establecido “a quien pertenece que” y “que es lo que se le permite a la otra parte”.
3. Vigencia del contrato.
4. Precio y forma de pago.
5. Confidencialidad. Es común que en este tipo de contratos, se estipule que el usuario deba certificar por escrito.

Derecho de Disposición en Propiedad Industrial

El titular del registro tiene el derecho de vender, transferir o ceder todas las prerrogativas derivadas por ser titular de un registro marcario a un tercero. Este tipo de trasferencias se hacen en virtud de un contrato suscrito entre las partes. Por lo tanto el objeto de este tipo de contratos es la enajenación de la titularidad del registro marcario y su correspondiente facultad de uso o explotación, recibiendo a cambio determinada remuneración. El derecho sobre la marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido mediante un contrato o derivado de la decisión en un proceso de sucesión.

Cuando el derecho de disposición se efectúa a través de un contrato, existen dos momentos en su celebración que deben ser considerados para determinar sus formalidades. El primer momento, en el que existirá el contrato en sí, produciendo efectos entre las partes, y, un segundo momento, en que se debe inscribir el contrato ante la Superintendencia de Industria y Comercio, requisito indispensable para que surta efectos frente a terceros.

Restricciones a la Cesión o Transferencia. El ejercicio de este derecho no es absoluto, ya que se encuentra limitado por el bienestar general. La División de Signos Distintivos, precisamente en protección del consumidor, puede negar la inscripción de la transferencia, sí considera que con la misma se podría generar riesgo de confusión en el mercado.

Derecho a Prohibir (Faceta Negativa). El Derecho a Prohibir dentro de la Propiedad Industrial, indica que el titular del registro se encuentra facultado para impedir que terceros usen la marca en ejercicio de las acciones legales pertinentes.

En términos generales el titular del registro puede impedir que terceros ejecuten o realicen los actos de reproducción, copia o transliteración de su signo registrado o en general, los siguientes actos:

1. Aplicar el signo distintivo idéntico o semejante a productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.

2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.

3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar (riesgo de confusión).

5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoria.

6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoria, cuando ello causase dilución de la fuerza distintiva o del valor del signo. (Introducir en el comercio, importar, exportar, almacenar o transportar y emplear en publicidad, publicaciones o documentos comerciales).

Sin embargo, el simple uso por parte del tercero del signo idéntico o igual al registrado no es la única condición para dar origen al ejercicio del derecho de prohibir. Así, el titular de un registro, no puede prohibir que:

a. Un tercero utilice la marca, sin la autorización del titular, mientras se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, no induzca a confusión.
b. Utilización de nombre propio.
c. Se incluye también el caso de su domicilio o seudónimo.
d. Utilización de nombres geográficos.
e. Utilización de indicaciones genéricas o descriptivas.
f. Impedir que los titulares restrinjan indicaciones relativas a especie, calidad, cantidad destino, valor.
g. Lugar de origen o época de producción de productos.
h. Utilización para anunciar productos legítimamente marcados.
i. Publicidad comparativa, ofrecimiento en venta o indicación de existencia o disponibilidad.
j. Utilización para indicar la existencia de accesorios o piezas de recambio.
k. Necesidad de informar al consumidor sobre el destino específico de los productos.

SIGUIENTE PÁGINA: ACCIONES Y OPOSICIONES AL REGISTRO DE MARCAS

Acciones para Defender Derechos en la Propiedad Industrial

La ley ha previsto algunas acciones que se puede ejercer como legítimo titular de la marca, en el evento de que un tercero no autorizado utilice la marca en el mercado y que el derecho se vea afectado, existen las siguientes acciones:

Oposiciones al Registro de Marcas de Terceros en la Propiedad Industrial

La oposición es un derecho que puede ejercerse por cualquier persona que se sienta afectada, bien sea en relación con el interés general o con un derecho particular previo. Así, el legítimo interés para actuar depende de la causal de irregistrabilidad que se invoque. Sí se trata de causales de irregistrabilidad de carácter absoluto, podrá presentar oposición cualquier persona fundamentada en la protección del interés general.

Por el contrario, sí se trata de causales de irregistrabilidad de carácter relativo, el legítimo interés lo tendrá el titular del derecho afectado, es decir, quien sea solicitante de una marca o lema, o quien haya logrado el registro, el que haya usado con anterioridad un nombre o enseña comercial, el titular de la marca notoria, el titular de un derecho de autor, quien crea que se puede afectar su nombre y las comunidades indígenas, entre otros.

La oposición se fundamentará de acuerdo a la causal de irregistrabilidad alegada dentro de la propiedad industrial. En algunos casos bastará mencionar el derecho afectado y en otros casos más complejos, como competencia desleal, notoriedad o nombre y enseña comercial, la argumentación debe ser más completa, al igual que es indispensable el aporte de pruebas. Para esos efectos, el opositor podrá solicitar por una sola vez una prórroga de treinta días hábiles adicionales, con el fin de allegar pruebas que acrediten sus derechos afectados o la ocurrencia de hechos del mercado.

El procedimiento de oposición se seguirá en los términos previamente indicados en esta guía.

Cancelación del Registro

La acción de cancelación permite la extinción del derecho de propiedad industrial, a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado la marca no se ha utilizado en al menos uno de los países miembros de la comunidad andina de naciones.

La acción de cancelación puede ser planeada como mecanismo de defensa pero, en estricto sentido, es una forma de extinguir el derecho incluido en el registro marcario, por lo cual se verá en mayor detalle en el aparte de terminación del derecho.

Medidas en Frontera

En términos generales consiste en la suspensión de una operación aduanera, la cual es solicitada por el titular del registro marcario, fundamentado en la existencia de motivos para suponer que se va ha realizar importación o exportación de productos que infringen el derecho al registro marcario. Es un medida provisional mientras se define si hay o no infracciones a derechos sobre Propiedad Industrial.

Esta suspensión se solicita ante la entidad aduanera correspondiente, a la cual se deberá suministrar toda la información necesaria, detallada y precisa de los productos objeto de la infracción para que puedan ser reconocidos. Si se solicita la toma de medidas en frontera se debe prestar medidas cautelares para efectos de asegurar futuros perjuicios.

Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la entidad aduanera ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante. En caso que se ordene la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Así mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Acciones Jurisdiccionales

El titular del registro puede entablar acción contra quien infrinja su derecho o contra quien ejecute actos que manifiesten inminencia de infracción.

La jurisdicción y competencia les corresponde a los jueces civiles del circuito del domicilio del demandado mediante un proceso ordinario.

Con esta acción se puede obtener:

1. Cese de actos de infractores.
2. Indemnización de daños y perjuicios.
3. Retiro del comercio de los productos infractores (envases, etiquetas, publicidad, materiales y medios usados para la infracción).
4. Prohibición de importación o exportación de tales productos, materiales o medios,
5. Adopción de medidas para evitar la repetición de la conducta que esté infringiendo el derecho del titular del signo marcario.

Como la usurpación de marcas está expresamente consagrada como tipo penal es posible acudir a la justicia penal cuando la vulneración del derecho incluido en el registro de marca configure el tipo penal.

Terminación de los Derechos en la Propiedad Industrial

El registro de marca puede desaparecer de la vida jurídica por decisión expresa de su titular, cuando media la renuncia al derecho o por su inacción al abstenerse de solicitar la renovación del registro, con lo cual opera la caducidad de pleno derecho, en los términos que se indicaron previamente, o por pérdida del derecho en caso de que el acto administrativo sea anulado por el Consejo de Estado o cuando por determinadas circunstancias se cancela el registro marcario.

Acción de Cancelación

La cancelación administrativa es una acción que se adelanta con el fin de extinguir un registro de marca. Hay cuatro tipos de acción de cancelación:

1. Por no uso
2. Por notoriedad
3. Vulgarización
4. De autorización de uso de denominación de origen

Cancelación por No Uso

La cancelación por no uso es una medida administrativa mediante la cual desaparece el registro marcario de la vida jurídica cuando la marca no está siendo usada en el mercado de manera seria, real y efectiva.

Se puede hablar de uso de una marca cuando los productos o servicios que identifica son puestos en el comercio o están disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que corresponde, de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio. El uso puede ser ejecutado directamente por el titular de la marca, por su licenciatario o por cualquier persona autorizada, sin que sea necesaria la prueba formal de la autorización. El uso relevante es aquel que se haya efectuado en uno cualquiera de los países de la Comunidad Andina de Naciones.

Pruebas de Uso del Signo Marcario

La carga probatoria en la acción de cancelación por no uso recae en el titular del registro, quien deberá probar la venta del producto o servicio o su disponibilidad en el mercado. El volumen de las ventas debe estar acorde con la naturaleza del producto o servicio, con el mercado correspondiente, con la capacidad económica del titular, etc.

El uso debe corresponder a uno o varios de los productos que fueron cobijados por el registro, so pena de cancelación parcial, esto es, delimitar el alcance del registro sólo a aquellos productos usados o los que sean conexos competitivamente. Las pruebas relevantes para probar el uso de una marca son las que permitan apreciar la regularidad y la cantidad en la comercialización del producto o servicio tales como, documentos contables o certificaciones de auditoría y facturas.

Hay otras pruebas, como publicidad, presentación del producto, catálogos, etc., que son indicios de la explotación comercial, aunque no son esenciales y demostrativas del uso de la marca.

El uso debe probarse durante los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación, no obstante, el término a probar puede ser menor, si el uso es acorde a la naturaleza del producto o servicio.

La acción de cancelación por no uso puede usarse con dos finalidades:

• Mecanismo de defensa.
• Para lograr el derecho preferente al registro.

Adicional a lo anterior, la cancelación del registro de una marca tiene un efecto en el Registro de la Propiedad industrial. En cuanto lo depura, al eliminar las marcas que están registradas y que no son usadas en el mercado.

La cancelación por no uso como mecanismo de defensa, se invoca en la respuesta a una oposición. Caso en el cual, se suspende el trámite de registro hasta tanto se decida la acción de cancelación por no uso. El otro evento, es cuando la marca se ha negado de oficio por una registrada con anterioridad y el interesado presenta la acción de cancelación por no uso. Anunciándola en los recursos, en donde también se suspende el registro hasta que se decida la acción de cancelación.

PÁGINA SIGUIENTE: DERECHO PREFERENTE EN EL REGISTRO DE MARCAS

Derecho Preferente

En cuanto al derecho preferente se origina cuando se logra cancelar una marca y se ejerce para obtener una marca idéntica a la cancelada. (Signos y productos o servicios). Para lo cual se deberá presentar una solicitud de registro de marca que invoque el derecho preferente.

El término para ejercer el derecho preferentes es desde cuando se presentó la acción hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución que canceló la marca quede en firme. Una solicitud con derecho preferente tiene un efecto especial. Ya que no le podrá ser oponible una solicitud previa. Pues la preferencia que se obtuvo por cancelar la marca le da mejores derechos sobre esa expresión y las semejantes.

Sin embargo, los derechos adquiridos sí pueden ser oponibles a una solicitud con derecho preferente.

Requisitos

Para darle trámite a una acción de cancelación por no uso hay unos requisitos que deben cumplirse:

1. Diligenciar el formulario de presentación de cancelaciones, que facilita el trámite y contiene los espacios necesarios para identificar el expediente donde reposa el registro que se quiere cancelar, así como la información del accionante y sus datos de contacto.
2. Pago de la tasa administrativa fijada para el momento de la presentación de la cancelación.
3. La acción debe radicarse una vez han pasado tres años contados a partir de la notificación de la resolución que haya concedido la marca.
4. El poder necesario para actuar con los requisitos de ley y de ser el caso el certificado de existencia y representación legal.

En cuanto al poder y el certificado de existencia y representación legal, es un requisito que de no aportarse con el escrito de cancelación o de aportarse defectuosamente (en copia simple o sin el lleno de los demás requisitos de ley) será objeto de requerimiento con base en el artículo 12 y 13 del código contencioso administrativo. En caso de no darse respuesta satisfactoria o en tiempo, se archivará la cancelación mediante oficio que se fijará en lista.

Se podrá presentar cancelación actuando como agente oficioso, para lo que se proferirá requerimiento con base en el artículo 47 del código de procedimiento civil, con el fin de que se pague una caución que garantiza la presentación del poder, el cual debe ser adjuntado dentro de los dos meses siguientes. Si no se cumple con el requerimiento, se archivará la cancelación mediante oficio que se fijará en lista.

Procedimiento

Una vez presentada la acción con los requisitos antes descritos el procedimiento se desarrolla en las siguientes etapas:

a. Admisión y Traslado:
Si la acción de cancelación supera el estudio de forma se expide un oficio que la admite y la traslada al titular del registro. Con los datos sobre quien presentó la acción. Los datos del registro que se pretende cancelar. Las partes a notificar y el tiempo que tiene la parte para responder. La notificación se hará personalmente al titular de la marca y por fijación en lista a quien presentó la acción de cancelación.

Si no se encuentra dirección del titular del registro, se ordenará la publicación del oficio en un diario de amplia circulación, a costa del accionante y el término para contestar correrá al día siguiente hábil de efectuada la misma.

b. Respuesta:
El titular podrá presentar alegatos y las pruebas que estime convenientes, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se notificó.

c. Decisión de Fondo:
Una vez vencidos los términos se expedirá resolución sobre si se cancela o no la marca. La resolución que se profiera será susceptible de recurso de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Cancelación por Notoriedad

La acción de cancelación por notoriedad busca eliminar un registro de marca que se haya solicitado y concedido a pesar de la notoriedad de otra marca al tiempo de esa solicitud. Se inicia por quien detenta los derechos sobre la marca cuyo conocimiento alcanza el carácter de notorio.

La carga probatoria la tiene quien presenta la acción. Quien deberá probar la notoriedad tanto al momento de la solicitud del registro. Cuya cancelación se pretende, como al momento en que se interpuso la acción de cancelación del registro por notoriedad,. Acreditándose con esta última prueba el interés actual en la cancelación del registro. (Debe interpretarse que este requisito es aplicable. Especialmente, en los casos en que entre ambos momentos el tiempo transcurrido sea de consideración).

Debe haber identidad o semejanza, entre la marca cuya notoriedad se alega y la registrada que se busca cancelar y es necesario que se rompa el principio de la especialidad.

Trámite
Para darle trámite a una acción de cancelación se deben cumplir los mismos previamente indicados en la acción de cancelación por no uso, pero además debe radicarse con el acervo probatorio necesario para el reconocimiento de la notoriedad que se alega como fundamento de la acción. Así mismo, el procedimiento de la acción de cancelación por falta de uso es aplicable a la acción de cancelación por notoriedad.

Cancelación por Vulgarización
La acción de cancelación por vulgarización busca eliminar un registro de una marca o la limitación de su alcance. Cuando su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en un signo común o genérico para designar uno o varios de los productos o servicios para los que estuviese registrada la marca.

Se inicia a solicitud de cualquier persona interesada o de oficio. La carga probatoria la tiene quien presenta la acción. Quien deberá probar la vulgarización de la marca en el mercado. Lo que acontece cuando para el consumidor y para el mercado, ha perdido su carácter distintivo como indicativa de un origen empresarial. Para esos efectos debe probarse que:

1. Los competidores necesitan usar esa expresión al no existir otra palabra equivalente para designar al producto o servicio.
2. El uso generalizado de la marca como signo común o genérico.
3. El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca tiene un origen empresarial.

Trámite
Para darle trámite a una acción de cancelación por vulgarización se deben cumplir los mismos previamente indicados en la acción de cancelación por no uso. Pero además debe radicarse con el acervo probatorio necesario que permita acreditar que efectivamente el signo se ha vulgarizado. Así mismo, el procedimiento de la acción de cancelación por falta de uso es aplicable a la acción de cancelación por vulgarización.

Nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa
La nulidad de cualquier acto administrativo puede solicitarse ante el Consejo de Estado. Con el objetivo de que se anule y, en consecuencia, deje de producir sus efectos.

Esta acción sólo puede ser ejercida por quien demuestre un interés específico. Es decir, el afectado por el acto. Para su ejercicio se requiere el agotamiento previo de la vía gubernativa a través de los recursos procedentes ante la misma administración (Decreto 2304 de 1989).

Respecto a la sentencia que se dicte en desarrollo de esta acción, ella produce dos clases de efectos. Generales o erga omnes en cuanto a la declaratoria de nulidad. Y relativos o interpartes en cuanto al restablecimiento de los derechos violados. Pues este solo beneficia y obliga a las partes que intervinieron en el proceso.

Renuncia a Derechos de Propiedad Industrial

El titular del registro de marca puede en cualquier momento renunciar a sus derechos sobre el registro de marca. Es decir que, mediante una manifestación escrita, radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede de manera expresa, renunciar parcial o totalmente a su derecho sobre la marca que ha sido concedida.

Tal solicitud puede ser presentada en cualquier momento de la vida de la marca ante la División de Signos Distintivos. Su estudio acarrea el pago de una tasa administrativa. La aceptación de renuncia por parte de la División de Signos Distintivos se hace mediante acto administrativo contra el cual caben los recursos de la vía gubernativa.

Tal aceptación implica que el registro marcario deja de tener cualquier efecto jurídico y se extingue su vida como marca. El efecto de una declaración de renuncia, entonces, comienza en la fecha en que se acepta la renuncia mediante acto administrativo proferido por la División de Signos Distintivos.

VISITE: GUÍA DE REGISTRO DE MARCAS